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파라미터 발명의 특허 요건 판단
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2010/02/09 21:00
Posted by marvin

파라미터 발명의 특허 요건 판단

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 사건의 개요

Ⅲ. 대상판결의 내용

Ⅳ. 파라미터 발명의 특허 요건 심사 기준

Ⅴ. 검토

Ⅰ. 서론

파라미터 발명은 수치한정발명에 속하는 개념으로서, “성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명(대법원 2002.6.28선고 2001후2658)”, “광의로 수치한정발명에 포함되며, 일반적으로는 물리적, 화학적 특성 값에 의해 당해 분야에서 관용되고 있지 않은 파라미터, 출원인이 임의로 창출한 파라미터 및 이들 복수의 변수간의 상관관계를 이용하여 조합시킨 연산식으로서의 파라미터 등을 발명의 구성요소로 포함하는 발명(합금분야 심사기준)”, 및 “새로 창작된 파라미터 또는 당해 발명이 속하는 기술분야에서 일반적이지 않은 물성∙특성을 나타내기 위해 사용되는 파라미터에 의해 한정된 발명인 파라미터발명(유기화합물분야 심사기준)” 등으로 정의됩니다.

이와 같이 당해 기술분야에서 관용되고 있지 않은 창작된 파라미터는, i) 대응하는 파라미터를 포함하는 선행문헌을 발견할 수 없어, 실제로는 종래기술과 구별되지 않음에도 불구하고 입증의 곤란성으로 인해 신규성이 인정되어 비교적 특허성이 용이하게 인정될 가능성이 있는 점, ii) 그와 같은 파라미터를 포함하는 선행문헌을 발견하기 어려운 결과 공지물을 포함하는 경우에도 입증 곤란으로 특허된 후 특허권 행사 시에 제3자에게 불측의 손해를 줄 우려가 있는 점, iii) 확인대상 발명이 파라미터발명의 청구범위에 속하는지 여부를 확인하기 위해서는 분석 수단을 통해 분석을 해야만 확인이 가능한 점, 또한 iv) 그 기술적 가치평가가 어려운 등의 특수성을 가집니다.

이에, 파라미터발명의 특허요건의 판단은 기존의 수치한정발명 등에 관한 기준만으로는 불완전한 점이 있었는 바, 여기서는 이러한 파라미터발명의 특허요건 판단에 관한 판례의 기본적인 입장, 및 2008년 12월과 2009년 1월에 각각 개정된 합금분야 심사기준과 유기화합물분야 심사기준에서 규정하는 요건들에 관하여 정리해 보도록 하겠습니다.

Ⅱ. 사건의 개요

1. 사건의 경위

2006.3.7. 침해금지청구 (2006가합19943)

2007.1.11. 판결 (원고패)

2007.2.27. 항소 (2007나23335)

2007.3.2. 무효심판 청구 (2007당515)

2007.7.20. 심결 (인용)

2007.8.2. 심결취소소송 청구 (2007허7297)

2008.5.2. 판결 (청구기각)

2008.6.2. 상고 (2008후2008)

2008.10.2. 상고기각

2008.12.3. 항소기각

2009.1.6. 상고 (2009다1788)

2009.4.9. 상고기각, 확정 (심리불속행)

2. 이 사건 특허발명의 특허청구범위

청구항 1.

기포사이즈(A)와 기포벽면의 두께(B)의 비 B/A가 0.099 이상 0.5 미만인 미세한 기포를 내부에 가지고 있고(‘구성 ①’), 또한 공간율이 50% 이상인 열가소성수지 발포체(‘구성 ②’)에, 기포의 형상변형을 넘는 기포경계자체의 소성변형을 행함으로써, 기포경계를 파괴하는 것(‘구성 ③’)을 특징으로 하는 열가소성수지 미다공막의 제조방법.

청구항 2. 내지 청구항 7. (기재 생략)

3. 비교대상발명 1

1991. 9. 24. 공개된 미국 특허공보 제5,051,183호에 게재된 “폴리올레핀 미다공막 및 그 제조방법”이라는 명칭의 발명이다.

초고분자량 폴리올레핀을 포함하는 고농도의 폴리올레핀 용액으로부터 제조되는 각종 특성이 양호한 폴리올레핀 미다공막 및 연신성을 손상시키는 일 없이 폴리올레핀의 고농도 용액으로부터 폴리올레핀의 미다공막을 효율적으로 제조하는 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

초고분자량 폴리올레핀을 소정 량 이상 함유하고, 중량평균분자량/수평균분자량을 소정의 범위까지 크게 한 폴리올레핀 조성물을 이용하면, 고농도 용액을 조제할 수 있고, 이 용액으로부터 각종 특성이 양호한 폴리올레핀 미다공막을 효율적으로 제조할 수 있는데, 이와 같이 제조된 폴리올레핀 미다공막은 중량평균분자량 7×105 이상이며, 중량평균분자량/수평균분자량의 비가 10~300인 초고분자량 폴리올레핀을 1중량% 이상 함유하고, 두께 0.1~25㎛, 다공률 35~90%, 평균기공직경 0.001~0.2㎛ 및 폭 15㎜당 0.2㎏ 이상의 파단강도를 가지는 것을 특징으로 한다.

그 제조방법은 다음과 같은 단계들로 이루어진다.

a) 중량평균분자량이 7×105 이상의 초고분자량 폴리올레핀을 1중량% 이상 함유하고, 중량평균분자량/수평균분자량이 10~300인 폴리올레핀 조성물 10~50중량%와 용매 50~90중량%로 되는 용액을 제조하는 단계.

b) 상기 용액을 압출하는 단계.

c) 겔상 조성물을 형성하기 위해 압출된 용액을 냉각하는 단계.

d) 겔상 조성물을 상기 폴리올레핀 조성물의 융점 +10℃ 이하의 온도에서 연신하는 단계.

e) 남아있는 용매를 제거하는 단계.

4. 비교대상발명 2

1983. 5. 17. 공개된 미국 특허공보 제4,384,032호에 게재된 “유체 투과성 폴리올레핀 발포체 및 그 제조방법”이라는 명칭의 발명이다.

종래의 거칠고 폐쇄된 기공을 갖는 폴리올레핀 발포체 생성물과 달리, 균일하고 미세하며 개방된 기공 구조를 갖고 바람직한 유체 투과 성질이 얻어질 수 있는, 강하고 탄력 있고 연질인 유체 투과성 폴리올레핀 발포체 및 그 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

에틸렌 및 프로필렌 중합체로 구성된 군으로부터 선택된 폴리올레핀 및 1 내지 99중량%의 스티렌 또는 메타크릴산 에스테르 중합체로부터 생성되는 밀도가 0.5g/㎤ 미만인 유체 투과성 폴리올레핀 발포체로서, 내부에 셀이 형성되어 있으며, 전부 또는 부분적으로 서로 연통하여 발포체의 한 표면 중의 구멍으로부터 다른 표면으로의 통로를 형성함으로써, 전체 발포체에 유체 투과 성질을 부여하는 0.1㎜ 미만의 구멍들이 있는 벽을 갖는 유체 투과성 폴리올레핀 발포체가 개시되어 있다.

Ⅲ. 대상판결의 내용 (특허법원 2008.5.28.선고 2007허7297 판결)

(판사 김명수, 오충진, 심준보)

1. 기초사실

원고는 1996. 6. 18. 출원하여 2004. 3. 25. 제426092호로 특허등록을 받은, 명칭이 “열가소성수지 미다공막 및 그의 제조방법”인 별지 1항 기재 이 사건 특허발명(이하, ‘이 사건 제1항 발명’)의 권리자인바, 이 사건 특허발명은 응력집중체를 충전하지 않고 성형체 내에 형성된 특정 형상의 기포를 터뜨림으로써 형성되는 균일하면서 미세한 미다공을 가지는 투과성이 우수한 열가소성수지 미다공막 및 그의 제조방법을 제공하는 것을 특징으로 한다.

피고는 이 사건 특허발명이 별지 2, 3항 기재 비교대상발명 1, 2와 동일하거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’)가 그로부터 용이하게 발명할 수 있어서 신규성 또는 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 비교대상발명 1, 2에 비하여 이 사건 특허발명의 신규성 또는 진보성이 인정되지 아니한다는 이유로 위 심판청구를 인용하는 내용의 청구취지 기재 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 특허발명의 진보성 여부

가. 판단기준

성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과,이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 비교대상발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험․측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 비교대상발명의 대응되는 것과 동일․유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 비교대상발명의 구체적 실시형태가 동일․유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일․유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다 (대법원2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결 등 참조).

나. 이 사건 제1항 발명

(1) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 제1항 발명은 열가소성수지에 응력집중체를 충전하지 않고 성형체 내에 형성된 특정 형상의 기포를 터뜨림으로써 형성되는 균일하면서 미세한 미다공을 가지는 투과성이 우수한 열가소성수지 미다공막의 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 하는 것이고, 비교대상발명 1 은 초고분자량 폴리올레핀을 포함하는 고농도의 폴리올레핀 용액으로부터 제조되는 각종 특성이 양호한 폴리올레핀 미다공막 및 연신성을 손상시키는 일 없이 폴리올레핀의 고농도 용액으로부터 폴리올레핀의 미다공막을 효율적으로 제조하는 방법을 제공하는 것을 목적으로 하는 것이므로, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 그 기술분야가 동일하고, 발명의 목적도 유사하다.

(2) 구성 및 효과 대비

(가) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1의 기술적 구성을 대비하여 보면, 이 사건 제1항 발명에서는 열가소성수지 미다공막의 제조공정 중 중간생성물에 해당하는‘발포체’의 형태적 특성에 관한 파라미터로서, 구성 ①에서 발포체 내부에 있는 미세한 기포의 ‘기포사이즈(A, 기포의 직경을 의미)와 기포벽면의 두께(B)의 비인 B/A’의 수치를 ‘0.099 이상 0.5 미만’으로 한정하고, 구성 ②에서 ‘공간율’의 수치를 ‘50% 이상’ 으로 한정하고 있는 데에 비하여, 비교대상발명 1에는 발포체의 형태적 특성에 관한 위와 같은 한정이 없는 점에서 차이가 있고, 이 사건 제1항 발명의 나머지 구성은 모두 비교대상발명 1과 동일하다.

(나) 그런데 별지 4항 기재 발명의 상세한 설명 및 실시예 대비표 기재와 같이, 양 발명의 상세한 설명에는 ‘열가소성수지의 용액 상태로부터 온도변화 또는 빈(貧)용매와의 접촉에 의한 상변화에 의해서 저밀도 겔을 형성하는 방법’을 통해 열가소성수지 미다공막을 제조하는 방법에 관하여, 원료물질인 초고분자량 성분을 포함하는 폴리올레핀 조성물에서 폴리올레핀의 분자량과 그 배합비율, 분자량비, 용매인 유동파라핀과 그 배합비율, 산화방지제 및 그 배합비율에 관하여 동일하게 기재되어 있고, 원료물질의 혼합(교반), 압출, 냉각, 연신, 잔류용매 제거 단계를 거치는 열가소성수지 미다공막의 전체적인 제조공정과 각 공정의 세부 조건에 관하여도 동일하게 기재되어 있으며, 양 발명의 실시예에서도 원료물질과 전체적인 제조공정 및 각 공정의 세부 조건이 극히 유사하게 기재되어 있으므로, 양 발명에 따른 열가소성수지 미다공막의 제조공정에서 얻어지는 중간생성물인 발포체의 형태적 특성으로서 B/A 및 공간율의 수치는 동일․유사한 범위 내에 있을 것으로 예상된다.

(다) 또한 이 사건 제1항 발명의 구성 ②에서 50% 이상으로 한정한 발포체의 공간율에 관하여 발명의 상세한 설명에는 중량법에 의하여 공간율을 측정하였다고 기재되어 있고, 실시예 1에 의하면 발포체의 공간율 수치가 83%로서 원료물질로서 투입된용매이자 공간형성제 역할을 하는 유동파라핀의 중량% 수치와 정확히 일치하고 있다

그리고 원고가 심사단계에서 제출한 의견서의 기재에 의하더라도, 겔 형상 시트가 균질하고 유동파라핀의 부피를 공간으로서 측정할 수 있다고 가정할 경우 공간율은 이론적으로 ‘유동파라핀의 부피/(유동파라핀의 부피 + 폴리올레핀의 부피)’로 계산되는 것인데, 유동파라핀과 폴리올레핀의 밀도가 0.91과 0.86으로 서로 유사하므로 위 계산식에 따른 이론적인 공간율이 유동파라핀의 중량%인 96%의 근사치인 96.2%로 계산됨을 알 수 있다.

그런데 비교대상발명 1에도 원료물질로서 용매이자 공간형성제 역할을 하는 유동파라핀을 50 내지 90중량%를 사용하는 것이 바람직하며 만일 유동파라핀을 50중량% 미만으로 사용한다면(즉 폴리올레핀 조성물의 농도가 50중량%를 넘는다면) 균일한 용액의 조제가 곤란해지고 균일한 미다공을 가지는 미다공막을 얻을 수 없다는 구성 및 효과가 기재되어 있는바, 그렇다면 비교대상발명 1에서 중간생성물로 얻게 되는 발포체의 공간율도 50 내지 90%에 근사한 범위에 있을 것으로 보이고, 이는 이 사건 제1항 발명에서 한정한 발포체의 공간율 수치인 50% 이상과 동일․유사하다.

(라) 한편 이 사건 제1항 발명의 구성 ①에서 0.099 이상 0.5 미만으로 한정한 기포사이즈(A) 기포벽면의 두께(B)의 비인 B/A의 수치는 공간율의 수치가 커지고 이에 따라 기포 벽면을 형성하는 폴리올레핀의 부피가 감소될수록 그에 연동하여 작아지게 되리라는 것이 기술적으로 자명하므로(특히 이 사건 제1항 발명의 목적에 제시하고 있는 균일하고 미세한 미다공막을 얻기 위한 중간생성물로 볼 수 있는 균일하고 미세한 기포가 내재하는 발포체에 있어서 더욱 그러하다), 이는 결국 발포체의 공간율이라는 파라미터에 내재되어 있는 발포체의 물성을 표현방식만 달리하여 나타낸 파라미터에 불과하고, 발포체의 공간율과 별개로 기술적 의의가 있는 파라미터로 보기 어렵다.

또한 원고가 심사단계에서 제출한 의견서(을 제2호증)의 기재에 의하더라도, 원모양의 기포가 균일한 크기로 균일하게 분포하고 완전한 상분리가 이루어지는 것을 가정할 때, ‘B/A = 공간율-1/2 - 1’의 식으로 계산되어 공간율의 수치가 증가하면 B/A의 수치는 감소되는 함수관계에 있음을 알 수 있고, 전항에서 본 바와 같은 비교대상발명 1의 발포체 공간율 근사치인 50 내지 90%를 위 계산식에 대입하여 보면, 비교대상발명 1의 B/A의 수치는 0.054 내지 0.414로 계산되는바, 이는 이 사건 제1항 발명의 B/A의 수치인 0.099 이상 0.5 미만과 동일․유사한 범위 내에 있다.

(마) 위에서 살펴본 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 열가소성수지 미다공막 제조방법의 원료물질과 제조공정 및 각 공정의 세부 조건들이 비교대상발명 1에 동일하게 기재되어 있고, 미다공막의 제조과정에서 중간생성물로 얻어지는 발포체의 형태적 특성인 B/A 및 공간율의 수치 또한 비교대상발명 1로부터 쉽게 얻어내고 환산할 수 있는 정도에 불과한 것이어서, 이 사건 제1항 발명에서 한정한 파라미터 자체의 신규성 또는 진보성을 인정하기 어렵다.

나아가 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘B/A가 0.5 이상이거나 공간율이 50% 미만이면 기포가 변형 확대하는 것만으로는 목적하는 미세한 구조의 미다공막을 얻을 수 없다’는 취지로 기재되어 있을 뿐이고, 이 사건 제1항 발명에서 한정한 B/A의 수치범위인 ‘0.099 이상 0.5 미만’ 및 공간율의 수치범위인 ‘50% 이상’ 내외에서 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 있다는 점을 인정할 만한 아무런 근거도 제시하지 못하고 있으므로, 이 사건 제1항 발명에서 한정한 B/A 및 공간율의 수치범위에 기술적 의의와 임계적 의의가 있다고 할 수 없고, 위와 같은 수치범위는 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 적의 선택할 수 있는 정도에 지나지 아니한다.

(3) 소결

결국, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 진보성이 인정되지 아니한다.

3. 이 사건 특허발명의 명세서 기재불비 여부

가. 판단기준

구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것으로서, 구 특허법 제42조 제3항의 규정상 ‘그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도’라 함은 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻하는 것이다 (대법원 2005. 11. 25.선고 2004후3362 판결 등 참조).

나. 이 사건 제1항 발명

이 사건 제1항, 제2항 발명의 특허청구범위에는 ‘기포사이즈(A)와 기포벽면의 두께(B)의 비 B/A’에 대하여 ‘0.099 이상 0.5 미만’ 으로 한정하고 있으나, 이 사건 특허발명의 명세서에는 주사형 또는 투과형 전자현미경으로 관찰한다고 기재되어 있을 뿐이고, A와 B를 측정하는 부위(예를 들어 입체 상태 그대로 측정하는지 아니면 단면으로 잘라 측정하는지, 기포가 무정형이거나 오픈타입일 경우 어떤 방법으로 기포의 직경과 벽면의 두께를 측정하는지 등) 및 방법(예를 들어 모든 기포와 벽면에 대하여 수치를 측정하는지 아니면 일부 기포와 벽면에 대하여 수치를 측정하는지, B/A의 최대치와 최소치가 위 한정된 수치범위에 포함되어야 하는지 아니면 평균치가 위 한정된 수치에 포함되어야 하는지 등)에 관하여 분명하게 기재하지 않고 있으므로, 측정 부위와 방법에 따라서는 동일한 발포체에 대한 측정 결과가 서로 다를 수도 있으며, 따라서 어떤 실시예가 이 사건 제1항, 제2항 발명의 기술적 범위에 속하는지 여부를 판단하기도 곤란하므로, 이 사건 제1항, 제2항 발명은 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과가 기재되었다고 인정할 수 없다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 특허발명은 진보성이 인정되지 아니하고 구 특허법 제42조 제3항의 명세서 기재불비에도 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

Ⅳ. 파라미터 발명의 특허 요건 심사 기준

1. 신규성

(1) 합금분야 심사기준 (4.2.5.)

1) 일반적인 판단기준

청구항에 기재된 파라미터 자체가 신규하다고 해서 그 발명의 신규성이 인정되는 것은 아니다. 파라미터에 의한 한정이 공지물에 내재된 성질 또는 특성 등을 시험적으로 확인한 것에 불과하거나 파라미터를 사용하여 표현방식만 달리하여 나타낸 것이라면 발명의 신규성이 부정된다.

청구항에 기재된 파라미터가 그 합금이 고유하게 갖고 있는 성질 또는 특성을 나타내는 경우에는 그 합금 자체를 의미하는 것으로 신규성이 부정된다.

파라미터발명은 일반적으로 선행발명과 구성의 대비가 곤란하기 때문에 양자가 동일한 발명이라는 ‘합리적인 의심’이 있는 경우에는 선행발명과의 엄밀한 일치점 및 차이점을 대비하지 않고 신규성이 없다는 거절이유를 통지하고 출원인의 의견서 및 실험성적서 등을 기다릴 수 있다.

2) 동일한 발명이라는 합리적인 의심이 있는 경우의 유형

① 파라미터가 다른 정의 또는 시험ㆍ측정방법으로 환산이 가능한 경우

② 인용발명의 파라미터를 파라미터발명의 측정조건 또는 평가방법에 따라 측정 또는 평가하면 파라미터발명이 한정하는 것과 동일한 수치가 얻어질 것으로 판단되는 경우

③ 출원 후에 파라미터발명의 물건과 동일하다고 인정되는 구조가 판명되고 그것이 출원 전에 공지인 것이 발견된 경우

④ 명세서에 기재된 파라미터발명의 실시형태와 인용발명에 기재된 실시형태가 동일한 경우

⑤ 청구항에 기재된 파라미터 이외의 발명 특정 사항(구성요소)이 인용발명의 발명 특정 사항과 동일하고 과제 해결의 원리 또는 작용효과가 동일한 경우

(2) 유기화합물분야 심사기준 (6.54.다.)

파라미터발명에 대한 신규성 및 진보성 판단은 선행발명과 청구항에 기재된 발명의 과제·기능·작용의 공통성 및 기술분야의 관련성을 고려하여 판단하되, 청구범위에 특정된 수치에 대한 기술적 의의 및 파라미터의 기능을 아래의 사항을 고려하여 구체적으로 파악하여 판단하고, 그러함에도 불구하고 판단이 불분명한 경우 입증책임을 출원인에게 부담하게 한다.

1) 파라미터가 시험·측정을 통해 환산 가능한 경우 환산결과가 선행발명과 동일·유사한지 여부

2) 특정된 파라미터에 의해 기재된 실시형태와 선행발명의 실시형태를 대비하여 동일·유사한지 여부

3) 파라미터를 제외한 특정사항이 선행발명과 동일한 경우 선행발명과 동일한 목적 또는 효과를 갖는지 여부

4) 파라미터에 의하여 한정된 수치범위 내외에서 선행발명과 비교하여 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 인정되는지 여부

2. 진보성

(1) 합금분야 심사기준 (5.2.2.)

1) 일반적인 판단기준

파라미터발명도 기본적으로는 수치한정발명의 범주에 속하는 것이기 때문에 수치한정발명의 진보성에 있어서의 일반적인 판단기준이 동일하게 적용된다.

파라미터가 공지물에 내재된 성질 또는 특성을 시험적으로 확인한 것 또는 표현방식만 달리하여 나타낸 것에 불과하여 파라미터의 도입에 기술적 의의가 없고, 또한 파라미터에 관한 수치한정의 임계적 의의 내지 기술적 의의가 없다면, 진보성이 없는 것으로 판단한다.

진보성 판단에 있어서도 신규성 판단에서와 같이 청구항에 기재된 발명을 선행발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있다는 ‘합리적인 의심’이 있는 경우에는 선행발명과의 엄밀한 일치점 및 차이점을 대비하지 않고 진보성이 없다는 거절이유를 통지하고 출원인의 의견서 및 실험성적서 등을 기다릴 수 있다.

2) 용이하게 발명할 수 있다는 합리적인 의심이 있는 경우의 유형

① 청구항에 기재된 파라미터가 인용발명에서 사용하는 다른 정의(定義) 또는 시험ㆍ측정방법으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 파라미터 발명의 한정 수치범위가 인용발명의 한정 수치범위와 유사한 경우

② 인용발명의 파라미터를 파라미터발명의 측정조건 또는 평가방법에 따라 측정 또는 평가하면 파라미터발명이 한정하는 것과 유사한 수치가 얻어질 것으로 판단되는 경우

③ 출원 후에 파라미터발명의 물건과 동일하다고 인정되는 구조가 판명되고 그것이 출원 전에 공지된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있었던 것이 발견된 경우

④ 명세서에 기재된 파라미터발명의 실시형태와 인용발명에 기재된 실시형태가 유사한 경우

⑤ 청구항에 기재된 파라미터 이외의 발명 특정 사항(구성요소)을 인용발명의 발명 특정 사항으로부터 용이하게 도출할 수 있고, 양 발명의 과제해결의 원리 또는 작용효과가 동일 또는 유사한 경우

(2) 유기화합물분야 심사기준

신규성 판단과 동일

3. 상세한 설명 기재 요건

(1) 합금분야 심사기준 (6.1.4.)

발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 실시하기 위한 구체적인 수단이나 발명이 해결하려고 하는 과제 및 그 해결수단 등을 이해할 수 있도록, 출원인은 발명의 상세한 설명에 해당 파라미터에 관한 구체적인 기술내용을 기재하여야 한다.

1) 파라미터의 정의와 그 기술적 의미에 대한 설명

2) 파라미터의 수치범위와 상기 수치범위를 한정한 이유에 대한 설명

3) 파라미터의 측정방법, 측정조건, 측정기구에 대한 설명

4) 파라미터를 만족하는 물을 제조하는 방법에 대한 설명

5) 파라미터를 만족하는 실시예의 기재

6) 파라미터를 만족하지 않는 비교예의 기재

7) 파라미터와 효과와의 상관관계

* 1)~5) 특허법 제42조 제3항의 실시 가능 요건과 관련

5)~7) 은 동법 시행규칙 제21조 제3항의 기재방법 요건과 관련

(2) 유기화합물분야 심사기준 (6.54. 라.)

파라미터발명에 대한 명세서 기재불비 판단은 심사지침서상의 명세서 기재요건과 함께 아래의 사항을 고려하여 판단한다.

1) 설정된 파라미터의 측정가능 여부 및 측정을 위한 시험과정의 상세 기재 여부

2) 창작된 파라미터의 경우 창작된 파라미터의 도입이유 및 과정에 대하여 상세히 설명되었는지 여부

3) 파라미터 전체 범위에 대하여 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 실시형태를 기재하였는지 여부

4) 파라미터의 측정방법이 복수개인 경우 구체적인 측정방법을 기재하고 있는지 여부

5) 파라미터의 구성자체를 불명확하게 만들 수 있는 비교의 기준과 정도가 불명확하거나 임의 부가적 사항이 기재되어 있는지 여부

4. 청구범위 기재 요건

(1) 합금분야 심사기준 (6.2.2.5.)

청구항에 기재된 파라미터는 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 기재에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에 한해서 허용되어야 한다. 청구항에 기재된 파라미터에 의하더라도 발명을 명확하게 파악할 수 있기 위해서는 아래의 요건이 만족되어야 한다.

1) 파라미터의 정의와 그 기술적 의미를 명확히 이해할 수 있어야 한다.

수식의 유도 과정, 수치범위를 정한 이유, 시험·측정법의 기술적 정의, 시험·측정방법이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 경우.

발명의 상세한 설명이나 도면에 직접적으로 기재되어 있지 않더라도, 출원시의 기술상식 등에 의하여 파라미터의 정의나 기술적 의미를 명확하게 이해할 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다.

2) 파라미터를 사용할 수밖에 없는 이유를 명확히 이해할 수 있어야 한다.

파라미터를 만족하는 실시예와 만족하지 않는 비교예의 대비를 통해, 파라미터와 발명의 효과와의 인과관계, 그리고 발명이 해결하려고 하는 과제와 그 해결수단인 파라미터와의 관계를 명확하게 함으로써, 파라미터를 사용할 수밖에 없는 이유를 명확히 이해할 수 있다.

3) 출원시의 기술수준과의 관계를 이해할 수 있어야 한다.

파라미터발명이 공지물을 포함하지 않는다는 것, 즉 공지물이 파라미터의 수치범위 밖에 있는 것을 나타내는 비교예를 통해, 파라미터발명과 출원시의 기술수준과의 관계를 이해할 수 있다.

(2) 유기화합물분야 심사기준

상세한 설명의 기재 요건과 동일

Ⅴ. 검토

본 판례에 따르면 청구범위에 기재된 파라미터를 다른 정의 등에 의해 환산해본 결과 대응되는 비교대상발명의 성질 또는 특성과 동일·유사한 경우에 해당하여 신규성 및 진보성을 인정할 수 없으며, 파라미터의 기술적 의의를 인정하기 어렵고, 측정 방법 등에 대한 기재가 없어 기재불비에도 해당한다고 판시하였습니다.

한편, 합금분야 및 유기화합물분야 심사기준은 이러한 판례의 입장을 보다 명확하게 정리하고 있다고 생각됩니다.

파라미터발명에 관한 중간사건 처리 업무에 있어서는, 기재불비의 거절이유에 대한 대응 시에 있어서, 해당 파라미터의 기술적 의미/의의에 관하여 심사관을 납득시키는 것이 중요할 것으로 생각됩니다. 또한, 해당 파라미터의 측정방법, 측정조건 등에 관한 기재와, 해당 파라미터를 만족하는 물의 제조방법 등에 관한 기재가 명세서에 있다면, 당업자가 과도한 시행착오 없이 파라미터 값을 얻어 발명을 재현할 수 있다는 점을 주장하여야 할 것으로 생각됩니다.

또한 신규성 및 진보성 흠결의 거절이유에 대한 대응으로서, 심사기준은 “합리적인 의심”이 있는 경우 신규성 및 진보성에 관한 입증 책임을 출원인에게 전환하고 있어 그 입증 정도가 더 높아야 할 것으로 생각되는 바, 의견서 작성시 이를 유념하여야 할 것입니다. 또한, 신규성 및 진보성 판단시에는 파라미터발명의 특성상 청구범위의 기재 외에도 실시예가 유사하다는 점만으로도 거절이유가 될 수 있으므로, 거절이유 검토 시 실시예에 대해서도 구체적으로 대비하여 판단하여야 할 것으로 생각됩니다.